知財渉外にて

2008年3月~2014年9月までの間、知財渉外ネタを中心に書いてきました。

米国特許 譲渡証における証人の署名

米国出願を国内代理人経由で依頼した。発明者のサイン書類(Declaration / Assignment)を処理しようとして、ふと見ると、発明者のサイン欄に続いて、末尾に証人二人の署名欄がある。

??以前やっていた実務で証人署名なんかしたことなかったような??

国内事務所に問い合わせてみると、

以前からこのように運用している

他の事務所で米国特許弁護士に聞いてもらったところ、

規則上、証人の署名は要求されていない。証人署名の必要はないが、あっても不利益は特にない。

当の現地事務所に問い合わせてもらったところ、

・譲渡証における証人の署名は、37CFRの規定等によって要求されるものではない。
・譲渡証の正当性・有効性などが問題になったとき、証人の署名があれば、より安全。
・例えば、発明者にコンタクトが取れない場合にも、証人を喚問して立証することが可能
・証人の署名は、権利譲渡の有効性をより確実にするので、権利を受け取る会社側に有利。
・証人は、同僚の技術者や、上司の場合が多い。
・すべての譲渡証を公証(公証人の目前で署名し、公証人がそれを証明する捺印及び署名をする)させている会社もある。

Webで同趣旨のものがないか探してみたところ、ここがヒット。

要するに、発明者からの譲渡が正当になされなかったとの理由で権利行使不能(nonenforceable)と判断されるリスクを減らすためのもののよう。日本の職務発明訴訟でも会社にちゃんと譲渡がなされたかが問題になったが、これが問題になるケースは日本の場合はそれほど多くない。しかし、米国で特許訴訟になると、被疑侵害者側としては、まずそういった手続的瑕疵・不備を突くことを考える。なので、日本に比べて格段にリスクは高いといえる。

しかし、そのリスクを証人による署名で軽減しようとするところがいかにもアメリカ的な運用だと思う。特許権の行使となると、出願からかなり時間が経過しているのが通常。そのとき、発明者が退職して社内にいないことはおおいにありうる。が、証人が同僚や上司では、同じくらいの確率で退職してつかまらないのではないか。公証にすれば、確かに有効だろうが、それだけのコストをかけてヘッジするべきリスクかといわれるとかなり疑問。

譲渡証の内容を理解して発明者がサインしたことの証人ができるのって、結局上司か知財の担当になってしまう。知財担当が証言しても意味はないだろうし。

もう少し検討するけど、当社では証人署名はしないことになりそう。