知財渉外にて

2008年3月~2014年9月までの間、知財渉外ネタを中心に書いてきました。

【米国】特許消尽は、covenant not to sueにも及ぶ

昨年の米国最高裁判決Quanta v. LGEで、大まかに言えば、以下のような判断がなされた。

・特許のessential featuresである部品のauthorized saleにより、その部品を組み込んだ完成品についての特許は消尽する。
・chipsetの製造者(Intel)への特許権者(LGE)からのlicenseは、条件付ではなく、authorized saleである。
 ※購入者にLicenseが及ばない旨の通知がなされていたとしても、License自体は条件付ではない。
・従って、Licenseeから当該部品を購入した完成品(PC)メーカー(Quanta)は、特許侵害とはならない。

要するに、上流の部品メーカーにライセンスし、さらに、その部品を組み込んだ完成品メーカーにライセンスをしてダブルでロイヤルティを得ようとするのは同じ特許からのDouble Royaltyとして許されないとされたわけだ。

この結果、部品メーカーにライセンスしたものは完成品メーカーへのライセンス対象から除外する、という取り扱いがかなり一般化した。ライセンスポリシーとして、最下流にしかライセンスしない、という特許権者も多くなっていると思う。このような中、どうしても上流と下流の双方からライセンス料をとりたい特許権者の採りうる方法の例として、

(1)正面からライセンスに条件を付ける
 (例)ライセンシーにのみ販売できるライセンス
(2)ライセンスではなく、権利不行使特約(covenant not to sue)とする

というものが挙げられていた。

(1)が正攻法(だが、ライセンシーとのバーゲニングパワーの関係でなかなか認められにくい)、そこで、(2)の方法を採るというわけ。covenant not to sueは、特許権者が相手方の特定の対象製品に対して、対象特許の権利行使をしません、と約束する契約である。これは、契約の構造としてLicenseではない。積極的に、対象特許を用いた製品の製造・販売・使用その他の処分をLicenseeに対して認める、という形ではなく、消極的に、権利行使をしないと約束するだけという形である。

そして、Quanta事件では、部品とはいえ、licenseという形態を取っていたから、autorized saleと認められたのだから、この形を取らなければよいだろう、という発想だ。そもそも権利行使をしないという約束がautorized saleに当たるかというのはちょっと遠いといえるだろうし。

しかし、今月8日、CAFCで、以下の判決があった。特許消尽においては、条件付でないcovenant not to sueは、条件付でないlicenseと同様の効果があるというものである。
 TransCore v. Electronic Transaction Consultants (ETC) (Fed. Cir. 2009)

これは、ETCシステムについての特許権者であるTransCoreが、ETC社(ややこしいけど、別のETC)を特許権侵害で訴えた事件。ETC社は、MarkIVという会社からETCシステムを購入していて、そのMarkIVとTransCoreは、以前特許侵害係争の結果和解して、covenant not to sueを結んでいたもの。MarkIVからのシステムの購入が、"authorized"と言えるのかどうかが問題となった。

CAFCは、地裁の判断を支持して、特許消尽の文脈では、covenant not to sueは、licenseと同様にauthorized saleであると判断した。その論理付けは、

1.特許消尽は、特許製品のinitial authorized saleにより、以後、当該製品に対して当該特許権が及ばなくなる、というものである。

2.そもそも特許権者が許諾できるものは、訴訟しないということだけである。
 ※米国特許法154条(a)(1)参照。
 "Every patent shall contain ... a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States..."
 特許権は、独占権(monopoly)ではなく、排他権であるから、ライセンスによって積極的な実施権が付与できるわけではなく、単に排他権の訴訟による行使の放棄をするに過ぎない。

3.従って、特許の非独占的ライセンスは、当該特許についてのcovenant not to sueと等価である。

4.ライセンスと権利不行使特約の差異は、形式の問題であって実質的なものではなく、どちらも特許消尽においては"authorization"と評価できる。

上記2については、日本の特許法の規定ぶり(専有する)と異なるので、日本については同様の結論となるのか疑問だが、確かに、米国においては、ライセンスは権利不行使と同視できると何度も判例で確認されていることもあり、このような結論になるのも頷けるところかもしれない。

しかし、Licenseという形式にに付随する諸々の効果を嫌ってcovenant not to sueの形式をとっているケースはけっこう存在すると思う(例えば、GPLのlicense義務など)。本件は、『特許消尽の文脈に限れば、限れば』、と何度も判決文中で言われているが、なんとなく他に全く影響しないのだろうか、と気になるところである。