以前のエントリ（『ライセンス契約のすべて 実務応用編』 -ロイヤルティ不払いリスクとそのマネジメント-(3))に、OEM関係についての質問を頂いたので、回答を本エントリにて。
今回のエントリ、興味深く読ませて頂きました。
「OEM供給を受けている製品がRoyaltyの対象となる場合、その負担をするのは供給元なのか、自社なのかにも注意が必要。自社ブランドを付して販売する会社に支払い義務があのが通常だが、」
私はメーカーに勤務した経験がないので、ＯＥＭってのが感覚的によく分からないのですが、ＯＥＭの供給元は「下請け」（電機製品なら、製造受託サービスのＥＭＳ？）とみてよいのでしょうか？
まぁ、仮にそうだとして、「下請け」による製造の場合は、それが発注者の手足・一機関といえるならば、「下請け」の製造は発注者による製造とみれるので、発注者が実施権（ライセンス）を取得していれば、「下請け」が実施権を有していなくても特許侵害ではない、というのが判例・通説で、ここまでは問題ないと思います。
ただ、ＯＥＭは、供給元が、自社（供給元）ブランドの製品を製造・販売しながら、それと並行して、同じ製品を他社（発注者）ブランドで製造して他社に供給するという場合がありますね。
この場合、供給元（下請け）が「自社（供給元）ブランド品の製造・販売だけ」のライセンスは受けているが、「他社（発注者）へのＯＥＭ供給品の製造・販売」のライセンスは受けていないという場合（ＯＥＭ供給品の製造・販売については発注者が独自にライセンスを受けているという場合）、この供給元（下請け）によるＯＥＭ供給品の製造・販売は、「下請け」とはいえ、発注者の手足・一機関とは言えないケースなので、理論上は侵害になりそうな気がするのですが、どうなんでしょう？
まぁ、気が向いたらで結構ですので、よろしくお願い致します。
下請け・製造委託・ＯＥＭの区別は厳密にするのが難しい（業界によっても違うようだし）のだが、一般的と言うか私の感覚では、
【ＯＥＭ】
・製造者は、自社で設計・製造を行って製品を完成させる
・完成品を他社に納入し、納入先がそのブランドで販売する
・製造者（供給元）は、自社ブランドで同製品を販売することもある。
・製造責任は供給元にある。納入先から特許保証も求められることが通常。
・ブランドを付して販売するサイドから見れば、『丸買品』のことといえる。
【製造委託（Have Made)】
・製品企画・設計を委託者（発注者）が自社で行い、製造部分を他社に出す
・責任範囲は契約で取り決める必要がある。特許保証は、設計責任で委託者が負い、製造者は免責される場合が多い。
・設計から製造を請け負うＯＤＭという形態もある。製造委託とＯＤＭの間には、どこまでをどちらが設計する・仕様を出すによって種々のバリエーションが存在する。
【下請】
・製造委託の一種だが、以下の要件がある
(1)下請者が製造した製品は、全品引き取り
(2)下請者が使う原材料等や品質を委託者が指揮監督
(3)委託者は、下請者に工賃を支払う
これが、ライセンス契約にどのように影響してくるのかといえば、ＯＥＭについてはライセンス対象製品に、製造委託や下請についてはライセンスの内容に反映される。
コメントでご指摘があった通り、下請については、上記３要件を満たす限り、発注者の手足・一機関というのが定着しているので、問題にはならない（参考）。
製造委託については、製造・販売・使用等の実施態様のうちどこまでをライセンス内容として認めるかによって変わってくる。製造委託を明示で禁止してくるライセンサーもある。制限付きで許諾されるケースも多い。よくある制限としては、ライセンシーが仕様及び設計の全てを行い、それを製造者に提供して製造させる場合のみ認めるとするものである。こうなると、ＯＤＭのケースのように、製造に加えてある程度の設計も請け負うような製造委託の場合は含まれない。ライセンサー側の言い分としては、そのような何を製造するかの選択権がある事業者は自社でライセンスを取得すべきということになる。
一方、ＯＥＭについては、実施態様ではなく、ライセンス対象製品の定義で縛りがかかることが多い。ライセンス対象製品がライセンシーのブランドを付した製品とされていれば、他社にＯＥＭ供給をし、その他社ブランドで売られる製品は、たとえ製造していてもライセンスに含まれないので、ブランドを付して販売する会社で別途ライセンスを受ける必要がある（ライセンスを受けずに販売すれば侵害になる）。
米国で複数社を被告として特許侵害訴訟を起こした原告が、個別に和解・ライセンスをする場合、先にライセンシーとなったメーカーから他の被告にＯＥＭ供給がなされ、残った被告のブランドの製品までもライセンス済みとなってしまう（＝残った被告からロイヤルティを取りはぐれる）ことを嫌うので、自社ブランド品以外は対象外とされることが多い（Anti-Laundaringと称する条項が別途挿入され、明示でそのような行為が禁止されることもある）。
事業部門としては、ＯＥＭビジネスを進める上で、ある特許についてライセンス済みなので心配がないと言えた方が売り込みやすいとか、すでに成立しているＯＥＭで販売先にライセンスを別途取ってくれというのは言いにくいので、できればＯＥＭを入れたいというところがあるらしいが、なかなか許されないのが最近の傾向である。
質問への回答としては、
(1)ＯＥＭと下請は違います（上記参照）
(2)自社ブランド品のみのライセンスを受けている場合に、ＯＥＭの供給元となって他社に販売し、その他社ブランドで販売がなされるとき、ブランドを付す会社（発注者）が別途ライセンスをとっていれば問題にはならないが、発注者にライセンスがなければ侵害。但し、この場合、特許権者としては、ブランドをつけて販売をしている方の会社にライセンスオファーに行くと思われる。ＯＥＭ販売にあたっては、発注者においてライセンスが必要になることをしっかり言明しておかないと、その分値下げを要求されたり、補償を求められたりする可能性がある。
となりましょうか。
