知財渉外にて

2008年3月~2014年9月までの間、知財渉外ネタを中心に書いてきました。

レイヤーを分けて考えるというか、内部関係というか:Indemnification

少し前に、Indemnification関連のエントリを書いた。顧客からの通知ではなく、自社が特許侵害で警告を受けたり訴えられたりする通常の案件の場合でも、似たようなことは行う必要がある。

発生した直後に、対象特許と被疑製品の関連度を調べるが、その際、もっとも関係しそうな被疑製品の部分を特定し、その特定された部分が1つの部品なりモジュールなりでできあがっているのかを調べる。部品と対象特許の関連度の深さでいえば、こんな順序になろうか。

(1)特許の構成要件すべてがその部品の中で完結されている
(2)特許の特徴部分(発明の主要部分)がその部品にある
(3)特許の特徴部分(発明の主要部分)は主たる構成部品と製品のファームウェアの協働作業で実現される
(4)製品全体に構成要件が分散している

部品のサプライヤーに特許侵害でクレームを受けている旨を通知した場合、(1)はほぼ文句なくIndemnifyするという返答が来る。(2)は微妙で、除外条項にあたるとのらくらいいつつ、技術的には侵害しないと言ってくるというパターンが多い。(3)と(4)は絶望的で、自前でなんとかするしかない。それでも、技術的な協力くらいはして欲しいよな、という感じである。

で、自社が被疑侵害者となっている場合、訴訟なり警告状への応答なりをしつつ、サプライヤーに対してIndemnificationを求める、という両面作戦を実行する必要が常にある。そして、米国で訴訟が起こっているような場合、被告はたいてい当社の他にも複数社あり、その中にサプライヤーが含まれている場合もある。当社の購買行動は、安いところから安いときに買う、という特徴があるので、数年間を対象にされると、たいていの場合サプライヤーは複数社になる。

一社購買で、そのサプライヤーが共同被告にいて、上記の(1)のケースであれば、おそらくサプライヤーが自社の防御のついでに当社の防御もしてくれて、費用も負担してくれるので、話は簡単である。こちらとしては、手続的な要求に応えるところに注力していればよい(これはこれでリソース面から大変ではあるのだが)。そのうちどこか適当なタイミングでサプライヤーが原告と和解すれば、当社の被疑製品についてもカバーされる形で妥結されることが予想される。

一部のサプライヤーが共同被告に入っており、複数社購買で、その購入割合は時期によっててんでばらばら、などというケースだと、(1)のケースにしても、けっこう頭が痛い。通常は、サプライヤーとしては、自社の販売割合に応じてIndemします、という回答になる。もちろん、そのサプライヤーがライセンスを受けたり、和解したりすれば、その下流商品は含まれるように契約されるだろうが、弁護士費用がどうなるのかは結構微妙。共同被告であれば、自分ところの防御のついでなので特にプラスアルファが大きくなるわけではないから、けちくさいことを言わずに、自社の代理人に代理させて費用はサプライヤー持ちとする、という形もある。面倒なのは、供給量が多いサプライヤーが共同被告には入っていないというケース。そして、これをどうしよう、あっちの影響は、とかぐだぐだ考えている間に時間が過ぎて自社の代理人のチャージが増えていく。

(2)のケースだったりすると、サプライヤーからIndemの約束を取り付けるまでに時間がかかる(交渉マターになる)ので、それまでは自前でなんとかしのぐしかない。これも、せめて一社購買であれば、代わりにDefenseしてくれ、と言うこともできるのだが、複数だとまた購入割合に応じて云々という話になり、たいてい交渉がうまくいかないか長引くので、その間の費用は発生してしまう。

とまあ、二正面作戦は面倒なことこの上ないわけだが、これが通常なのでやるしかない。(1)のパターンでかつサプライヤーが一社のみでさらに共同被告になっているので気前よくIndemしてくれるという稀有なケースを除き、Indemで特許侵害事件の全てが片付く、なんていううまい話はない。常に常に両にらみで特許権者とサプライヤーとに相対していく必要があり、両者は互いに影響はするけれども、基本別のレイヤーの別の話である。特許権者から見れば、当社とサプライヤーとの関係は内部関係で、関係のないことなのだ。

ごく当たり前の構図だと思うんだけど、ややこしいのか、どちらかを片付けるとどちらかもうまくいく、ような勘違いをする向きが結構多い。どちらか一方の話をしていた筈なのに、話の途中で他方の話が混じってきて混乱する、てなことがよく起こる。やっぱりこれも頭の中でできないのなら、整理して書き出すしかないんだよね。ふう。