知財渉外にて

2008年3月~2014年9月までの間、知財渉外ネタを中心に書いてきました。

特許補償が受けられる条件

Assemble makerである当社では、特許侵害で訴えられるケースの大半で、サプライヤーに対して補償を求めることになる。購入部品やコンポーネントは基本ブラックボックスであり、その中に特徴部分があれば、買っているだけの我々にはその構成やら処理の詳細やらがわかるはずもなく、自分とこのブランドを付けて売っている製品だからといって、侵害しているのかどうかサッパリわからないのだからして。

とはいえ、世の中の特許というのは、権利行使がしやすいように、上流から下流までカバーできるように特許請求の範囲を作成するものであるし、特許制度自体、サプライチェーンのどこへでも行使できる作りになっている。

これを逆に部品やコンポーネントを製造している(当社にとっての)サプライヤーから見れば、特許請求の範囲の構成要件の全てがその部品なりコンポーネントの内部に存在しているわけではないから、補償の範囲外だ、となる。いかに当該部品(コンポーネント)外にある構成要件が汎用部品であって、発明の特徴部分に直接の関係がまるでないにしても。当該部品(コンポーネント)に構成要件が欠けていることは間違いがないわけで。

だとすれば、購買契約における特許補償条項に何の意味もないかと言えば、そういうわけでもない。実際、特許侵害訴訟が起きた時にサプライヤーに通知して、防御と補償の両方を引き受けますと言われるケースは存在する。経営層からすると、できるんだったら全部のケースについてできるような仕組みを作れ、と言いたいところなんだろうが、残念ながらこれはまさにケースバイケースで、サプライヤーのおかれた位置や他の供給先との関係などの状況に左右され、当社側でできることはあまりない。『たまたまラッキーなケース』であるとしか言えない場合がほとんどだったりする。

では、そういう『たまたまラッキーなケース』になるための条件はなんなのか。その中でできることは本当にないのか。少ない(といっても一社が受けている数としては多すぎる)経験の中から考えてみた。

1. 一般的な特許補償条項を含む購買契約を締結している
 そんなことは当たり前、と言われそうだが、取引開始前に契約条件の一部で折り合いが付かず、ずるずる締結できないまま物の売買だけ先行してしまう、ということは現場では悲しいかなよく起こる。売り買いがうまく回っている間は特に問題にならないため、そのうち契約が存在しないことも忘れられてしまったり・・・。

 ちなみに、ここでの一般的な特許補償条項では、除外事項が通常おかれており、対象物が特許の構成要件の全てをカバーしない場合(他の部品との組み合わせにより特許の権利範囲に落ちる場合)はその代表的な物である。これを一般的な条項ベースで抜くのは至難で、サプライヤーとしてははずせない除外規定になるだろう(そうでなくては発明の特徴部分とははずれるにもかかわらず全部補償しろと言われかねない)。

2. 特許侵害訴訟・警告を受けたらすぐに契約に基づいた通知を行っている
 これも当然の行為なのだが、慣れない訴訟にびっくりしてあたふたしていると、「遅滞なく通知する」義務を忘れがち。Noticeが遅れると、契約に基づいていないから補償できません、と言われることもあるし、減額材料にされることもある。

3. 対象部品(コンポーネント)が発明の特徴部分の全部/大半を構成している

 この判断は具体的には結構微妙なケースも多い。そもそも、一件の特許の中で部品(コンポーネント)のクレームと完成品全体のクレームとさらに方法クレームが揃っている場合もあるので、全部が含まれているかは実はそれほど決め手ではなく、この発明の肝の部分はこの中にあるよね?と誰もが思う程度、くらいでOK。

4. 対象の特許訴訟にそのサプライヤー自身が共同被告として含まれている
 アメリカの訴訟ではよくある。で、サプライヤーとしても、自分自身の防御は当然しなくてはならず、どうせやるなら(そして、3の条件を満たしている限り、防御方法は自社と同一になるはずなので)一社も二社も同じ、ということで、自社の代理人に供給先の代理もさせて防御費用を負担する、という方法を採る。

 このパターンのバリエーションとして、原告の狙いはサプライヤーの方にあり、その下流である完成品メーカーはサプライヤーにプレッシャーをかけるために共同被告にされているような場合がある。甚だしい場合には、訴状自体にサプライヤー名が書かれていたり(『A社から購入した部品Xを用いてB社が製造した製品Y』のような)する。競合同士のがっぷり四つ系の訴訟では間々ある。この場合は、どちらかと言えば完成品メーカーは巻き込まれている格好なので、補償してくれと通知する間もあればこそ、サプライヤー側から慌てて『防御も補償も致します』と言ってきたりする。

 逆に、サプライヤーが共同被告に入っていないと、訴訟に参加させたり、参加しないまでも防御のリードを取らせたりするのは腰が重くなる。下記5の条件が揃ってこないとなかなか難しい。

5. そのサプライヤーにとっての重要顧客が共同被告に入っており、その補償をせざるを得ない
 その顧客に対する売上額が半端でない場合、補償しなくてはその後の取引継続は通常望めない。サプライヤーとしては必死にならざるを得ない。そして、そのような顧客に大して補償するのであれば、それほど取引高が多くないその他の供給先についても、差別的取扱いをするわけに行かず、ついでに、防御/補償してくれる、という構図になる。

6. そのサプライヤーからの一社購買で、他社からの購入がない

 当該部品(コンポーネント)を複数のサプライヤーから買い付けていると、補償してもらうにしても防御のリードはどのサプライヤーが取るのだ、とか、補償する場合の割合はどうなるのだ(通常取引額の割合に比例するが)、とか、七面倒な話になり、サプライヤー側の法務がのらくら言ってなかなか腰を上げない。そうすると、訴状に対する最初のAnswerの期限に間に合うように代理人を選定するところから危なくなってくる。できれば当初からサプライヤーの代理人を使っておいて、費用の請求でまた揉める、なんてことはしたくないものだが、複数購買の場合、これが難しくなるわけだ。

 一方、一社購買で『うちはあなたからしか買ってません。』中身はさっぱり分からないんで、丸ごと面倒見て下さい!と言えば、供給量がそれほど大きくなくても、『仕方ない面倒見るか』となる可能性は複数購買の場合より格段に高くなる。そうは言っても、この条件だけではきつくて、せめて4との合わせ技にしたいところではある。


以上の6つの条件のうち、1〜3は当然充足している必要があり、これに加えて4〜6の少なくとも2つくらい満たしておきたいところ、という感覚である。それこそサプライヤーのおかれた状況によって、4〜6の1つだけでも面倒見てくれる場合もあるし、そのサプライヤーの特許補償についてのポリシーによっても変わってくる。

で、4〜6の条件が微妙な時に自社としてできるのは、4や5をちらつかせて自社の補償もついでに認めさせる、補償は全額でなくても防御はしてもらう、というネゴをガンガンやるというところだろうか。やっぱり、ここでもネゴシエーター系の代理人が必要だな。

それでものらくら言って引き受けてもらえない場合、次善の策としては、(1)せめて全面に立たなくても技術的なバックアップをしてもらう、それも難しいと言われた場合には(上記3が微妙だと協力が得られないことは結構ある)、(2)費用が嵩むのを避けるためにとっとと低額和解に向けて交渉する、ということになるだろう。