中国特許制度研修：新規事項追加の禁止

よく考えたら明日はもう第2回の研修だった。慌てて前回分のメモの続き。

いわゆる新規事項追加禁止、研修テキストでは『記載範囲を超える補正』という項目になっていた。

専利法第33条

出願人は、その専利出願書類に対して補正を行うことができるが、発明及び実用新案に対する専利申請書類に対する補正は、元の説明書及び権利要求書に記載した範囲を超えてはならず、意匠に対する専利申請書類の補正は、元の画像又は写真で表示した範囲を超えてはならない。

対応する審査指南第2部第8章

元説明書及び権利要求書に記載された範囲は、元説明書及び権利要求書の文字通りに記載された内容と、元説明書及び権利要求書の文字通り記載された内容及び説明書に添付された図面から直接的に疑う余地なく確定できる内容を含む。

日本の平成5年改正で補正の要件に新規事項の追加禁止が導入された際の審査基準『直接的かつ一義的』を彷彿とさせる。あれは辛かった(遠い目)。フローチャートに菱形があっても、さらに『判断する』と書いてあっても、『判断手段』という文言はどこにも書かれていませんので新規事項の追加に当たります、とか真面目に言われたもんね。日本の新規事項追加に関する審査基準は揺れが激しい(特にその前の用紙変更の時代も含めると本当に激しい)が、ともあれ、中国ではこれは現在ばりばりの現役。

このため、クレームに書かれている上位概念が引用例により進歩性なしとされた場合に、これを限定するためにその下位概念に落としていくことが常套手段として行われるが、この際、説明書(実施例)の記載が具体的すぎてクレームの用語との間が開きすぎている場合、できれば中位概念化して限定したいところであるが、それが許されない。

例として、
［請求項］流体材料を使用するもの
［実施例］非導電性流体材料の具体例が列挙されているが、これらが『非導電性流体材料』の例である旨の記載はない
［説明書と権利要求書］流体材料が非導電性のものであることの明確な記載や従属項がない
このような中で、請求項の『流体材料』を『非導電性流体材料』に補正すること、すなわち、『非導電性』という技術的特徴は、元説明書の実施例中の具体例に対する上位概念であって、記載範囲を超えるものである。

中国の代理人のコメントによれば、このような実施例中の具体例からの概括（＝二次的概括）は、拒絶理由への王当時に日本の出願人からの要望が非常に多いとのこと。これは、日本での実務であれば認められるため、同様の対応を求めるところから来ていると考えられる。しかし、基本的に中国ではこのような補正は認められない。上述した日本での新規事項追加が最も厳しかった時分によく言われたように、明細書からのクレームアップは無理だから、可能な限り出願時に請求項にしておく対応が要求されるということだろう。日本と同じクレームをそのまま横流しするのは考えもの、ということだね。