何度かこのブログにも書いているが、特許侵害訴訟で訴えられたときに初動段階で検討する事項の一つが、サプライヤーに契約上の特許保証条項に基づいて責任を追及できないかということである。残念ながらいくつかの理由で、なかなかストレートにそこに収まることはない。
今回は、(2)についてのお話し。(1)そもそも特許のカバー範囲が供給品の中に収らないので保証の根本にある発動条件"infringes"を満たさない
(2)特許の対象は供給品のみに限定されているが、サプライヤーが複数社あるため競合してしまう
特許保証条項では、Indemnification発動の条件として、サプライヤーに訴訟等の防御権の引き渡しを要求していることが多い。曰く、("provided that"とかに続いて）
とかSupplier shall be given authority, information, and assistance from Company necessary to defend or settle such suit or proceeding in such manner as Supplier will determine.
とか。Company permits Supplier sole control, through counsel of Supplier's choice, to defend and/or settle such claim.
特許侵害訴訟の被疑品が1製品だけということはあまりなくて、何らかの機能を載せた製品群、果ては製品カテゴリー全体だったりすることが多い。対象期間が米国の場合だと提訴から6年間は(特許が成立している限りは)遡及するので、さらに被疑製品の数は増える。
ということは、例えばとある被疑製品(群)における被疑侵害部分はとある部品(チップとか)に限定されるとしても、その部品のサプライヤーは単一であることはまずなくて、複数社からの購買であることの方が多い。主として安定供給のために複数購買をポリシーとしている場合も多い。
となるとどうなるかといえば、複数のサプライヤーのうちの1社に訴訟の防御権を引き渡すという訳にもいかないので、通常の対応としては、自社で防御しつつサプライヤーには技術協力と費用の負担を求めるという形になる。ここで、上述の契約の文言が足枷となってきて、サプライヤーによっては、この文言を盾に、
だったりする。ただ、全てのサプライヤーがそういう木で鼻を括った対応になる、ということでもなくて、sole control / authority がないのでindemnifyできません。当然費用負担もできません。まあ技術協力くらいだったらしないでもないけど〜。（以上おしまい）
と言われることも特に珍しくはない(実際の費用負担で値切られることは頻繁にあるが)。この両者の対応の違いが契約上の文言の違いに帰結するなら話は簡単なのだが、文言はまったく同じだったり、文言の厳しさとと対応のシビアさが逆転していたりするので話はややこしく、始まってみて要求してみて初めて判明するのが通例である。複数サプライヤーがいるんだったら、その売上比率に応じて費用は負担しましょう、技術協力はもちろん惜しみませんよ
複数購買が普通なのだったらそれに合わせて契約の文言にgiving authority条件なんてつけなきゃいい、複数サプライヤーがいる場合は売上按分で費用を負担する、くらい書いておけばよい、ということなんだけど、サプライヤー側にしてみれば、それは当社が勝手に費用のかかるような訴訟遂行をしたり高額の和解をしてその負担を押しつけられることにつながるので滅多に飲んでくれない。そもそもIndemnification条項は、各社のポリシーマターで全く変更がきかない場合も多かったりする（ここでひっかかってちっとも契約自体が締結できない場合もある)。
となると、起きるか起きないか分からない特許訴訟に備えて精緻に特許保証条項を整備しているあいだに取引が進行して終了してしまわないように、とりあえず歩み寄って契約する、というのが通常のパターンになるわけで。
やっぱりやってみないとわからない補償請求実務は続くのだった。
