知財渉外にて

2008年3月~2014年9月までの間、知財渉外ネタを中心に書いてきました。

PAEなるもの

シンポジウムの第2セッションのパネルディスカッションは、2人の判事とマックルヒニー弁護士をパネリストとして行われた。マックルヒニー弁護士は、判事は雲の上の人でこんな風に同じテーブルでディスカッションするなんて初めての経験だ!などと言って会場の笑いを誘っていた。とても活発な議論がされて、面白かった。

その中での話題の1つは、最近上院でも下院でも法案が提出されているPatent Assertion Entity (PAE)について。それぞれの意見として印象的だったこと。

<レーダー判事>
巷間ではPAEがこういうヤツだからよくないとかいう議論がよく聞かれる(例えば、自分で発明をせずに買ってきて権利行使するとか、実施をしないとか)が、裁判所としては、その当事者がどのような性質のものか(characteristic)は判断に無関係。その当事者がどのような行動をしたのか(conduct)が判断の対象となる。misuse/abuseに該当するような行為なのかどうなのか。それは正当なのか。misuse/abuseという観点では、user sideにもそれがあるのではないか。特許を使っていたとしてもライセンス料を払わない、という。

※確かに、権利行使されなければ自ら望んで支払いにいく、という行動にはならないというのが傾向としてあるのは確か。それは目に見えない、使用の有無が解釈次第で分かりにくいところにも起因するけれども。
※characteristicではなくconductというのは正論だと思うのだが、conductベースで明確なラインを引くのはとても難しい、とInnovatioのケースを見ていて思ったことだった。

<アルサップ判事>
?structural imbalanceと?uncertain and generous damagesから"take advantage"しようとしているものだと思っていて、単なるシステムの濫用ではないと思う。

<マックルヒニー弁護士>
いかにアイデアからリターンを得るかのやり方が変化してきたという経済的な理由に過ぎないと思っている。昔はアイデアを実施した製品を製造することによってリターンを得ていたわけだけれど、いまはそうではなくなってきている。では、どうやってリターンを得るのか。投資とリターンがどんどん効率化されて今のような形が産み出されている。TIが昔製造を撤退してから日本メーカーに権利行使したのと変わらない。


次に、AIAの導入によって変化はあったかというお題。メモから起こしているので誰の発言か必ずしもはっきりしないし場合によっては私の私見も入っているかもしれないが、概略こんな感じで聞き取った。

Anti-Joinderによって、ケースが被告毎になって増えたという目に見える変化はあった。従前の関連性のない被告間で1ケースだった時には、Trialをするのは防御の観点で難しかった(どの被告にも同じように手厚く防御するのは難しい)。そういう意味では、Trialが別になったのはやりやすい。但し、Trial前の手続的には煩雑な面もあり、長短ある。テキサス東部地区では、Trial前までは併合してやっているようだが、それも良し悪しで、同じ特許についてあちこちの地裁からばらばらなClaim ConstructionがAppealされてくるのでは大変(!)だけれど、変な(!)解釈に統合されるのも難だし・・・。

※当社が提訴されるのは8割がたテキサス東部なので、同日提訴の同じ特許のケースはConsolidationが普通なのだと思っていたら、どうやらDistrictによってその取扱いは色々のようで。また、DistrictをまたぐConsolidationも一応可能なようだけれど、手続的にはかなり複雑で採用されているのは見たことがない、という感じのようだった。

IPRによる訴訟手続のstayについては、80%くらい許可されるんじゃないか?という話だった。18ヶ月間で結果が出るんだったら、待てるということで。その関係で、今の傾向を見ていると、特許侵害訴訟が起こされると、かなりの確立で被告側はIPRをかける。ということは、無効審理はPTABに任せて、裁判所ではInfringementの審理に集中する、というドイツ型に近い実務になってくるかもしれない。これはより費用負担が軽く、より効率的だと思うけれど、クレーム解釈という面ではmore undertainな傾向になるのではないか。

※IPRが入ることによるコスト低減については、ある程度の効果はあると思うけれど、当然ながら庁の費用の他にそれを準備するための弁護士費用(どこかの資料で約$300Kとか書かれていた。)がかかる。無効調査の実行と申立書類の準備をしっかり行う必要があるため、たいていのケースでは申立期限ぎりぎり=訴状の送達から1年以内になると思われ、IPRの開始決定は申立から5ヶ月程度はかかるので、そのご手続が停止するとしても、それまでは進行する。となると、当然その間の手続(Discoveryを含め)にかかる弁護士費用はかかっていく。ということは、IPRにかかる$300Kだけですむわけではない。

IPRを出した後でも取下げて和解という途が作られたけれど、一方で、和解が成立する平均的な期間は1年未満なわけで、そうすると、以上の期間にかかる費用よりも割安に和解が出来るのであればやっぱり(どんなに無効筋の変な特許であっても)和解に行くのが合理的な判断になってしまうだろうなぁ、と思ったことだった。