米国で特許侵害で訴えられた被告としては、取り得る戦略の1つに対象特許の再審査（Reexamination)がある。日本の無効審判ほど請求のハードルは低くないが、聞くところによれば、最近Reexaminationの利用率は上昇傾向にあるらしい。
Reexaminationは、うまく使えば、特許を無効化でき、あるいは、訂正させて権利範囲を減縮に追い込み、被疑製品を非侵害とすることが可能である。もちろん、無効の主張は裁判でも可能だが、裁判で無効主張を繰り広げるよりも断然安い。1件当たり$50,000も見ておけばよいだろう。訴訟を無効論が判断するステージまでキープすると軽く$1.5Mは行ってしまう。
また、大抵の裁判では、訴訟初期にReexaminationがかけられ、米国特許庁が再審査すると決定すれば、訴訟手続を停止する。無効にならないとしても、少なくとも金食い虫のDiscovery手続に入らず時間稼ぎをすることは可能だ。差し止めが争点になっている場合でも、そのリスクを先延ばしすることができる。
反面、こちらが出した無効主張に相手＝特許権者が反論してくるわけだが、日本の無効審判と異なり、さらにこれに弁駁する機会は与えられない。1往復で決めないといけないので、最初の1回に下手を打って有効性が確認されてしまうと、裁判所では特許庁の判断を尊重する傾向が強いので、裁判でほとんど勝ち目がなくなる(少なくとも無効主張では)。
このリスクを避けるため、もっとも有効なｐrior artはReexaminationでは出さずに裁判に戻ってきたときのためにとっておく、などということも戦術として行われたりする。無効の議論自体も、KSR以降Obviousnessでの論議ができるようになったとはいえ、日本に比べると使いにくいという印象がある。
なので、Reexaminationは、使える引用例を吟味して吟味してかなり確実なラインに至ってようやく使える戦術ともいえるということらしい。
日本で特許侵害訴訟になった場合も、多くは無効審判も並行して請求すると思うけれど、だからといって裁判所が手続を停止するかどうかは裁量により、かまわずどんどん進めるケースもけっこうあるような印象。日本の無効審判は取下げもできるし、何度でも(一事不再理の縛りはあるにしても)かけられるので、裁判所もあまり遠慮しなくなっている感じがするかな。審判請求の時期にもよるのだろうけれど(訴訟が進行していると特許庁なんて待っていられない?)。
また、日本の無効審判は、訂正審判の機会を制限するために、被疑侵害者側はかけておかざるを得ない側面がある。訂正審判も取下げ自由だし、訂正が認められる感触を探りつつかけていく側面があるので、何度も繰り返して実施製品を確実に侵害に追い込む戦法を取られるとかなわない。
