知財渉外にて

2008年3月~2014年9月までの間、知財渉外ネタを中心に書いてきました。

Fair and reasonable !?

特許を外部調達して権利行使をしてくるpatent assertion entities (PAEs)にもいくつかの類型があり、一極にはブームに乗って?小金を稼ごうという目的(に見える)方々がいる。この類型では、コストパフォーマンスが最大の関心事で、いかに少ない費用で濡れ手で粟(のよう)に金額を入手するかというところに主眼がおかれるため、大体が過去・将来含めた一括金での和解/ライセンスで決着する。その金額の決まり方も、どちらかというと訴訟等にかけた自分たちの費用から換算されている嫌いがあり、あまり被疑侵害者の売上額に連動させるという強い意志も感じられない。

但しこれは、当社のような吹けば飛ぶような規模の会社相手だからそう見えるのであって、名の知れた大企業で売上規模が巨大だとまた違ってくると思われる。

他方の極には、企業体としての存続をちゃんと考えており、それなりの技術者をそろえて目利きを行い、ポートフォリオを拡充して継続的な収入を得ることを事業としている方々がある。そうなると、当然ながら計算高く?過去分はそれまでの売上比で一括払い、将来についてはランニング・ロイヤルティを請求してくる場合も多い。こうしたランニング・ロイヤルティのレート設定では、特に必須特許を標榜するようなPAEの場合には、このレートが「fair and reasonable」と声高に主張してくるという構図がよく見られる。

それは枕詞か?とか言いたくなったりするわけだが、いずれにしても、ランニング・ロイヤルティとなると、製品に特許を実施していることが厳しく見られることになり、契約上の許諾製品の定義にもよるけれども、持っているポートフォリオのどれがどの程度使われているのかといった議論がシビアになされることになる。

いわゆる必須特許のポートフォリオの場合、その規格に準拠した製品を製造販売していれば当然特許は使っていることになるわけだけれども、特許は属地主義で各国独立であり、ポートフォリオだからといって販売国の全てについて同じように特許が存在しているとは限らない。

一括払であれば、国ごとの特許の強さや数の多寡と販売規模についてはその金額換算の際の1つのファクターとして織り込んでしまえばよいわけだが、これがランニング・ロイヤルティとなると、全世界について同率のロイヤルティを適用するのはどうなのだ?という疑問が呈されることもある。

そして、ポートフォリオの中の特定の国が突出して特許の数が多かったり、同じファミリーであっても広い権利が成立していたり、ということも珍しくはない。所有者の本国ではそのような傾向になることが多く、在米企業は特にその傾向が顕著だと思う。日本企業の場合でも、多くはまだまだ日本の特許の方が多いのではないか。

例えばポートフォリオが米国偏重であったとしても、ライセンシーの販売額も米国が最も多いのであれば、その他の国に同様のレートを適用しようともいわば誤差のようなものかもしれないが、ポートフォリオ中の特許のバランスと、ライセンシーの国別の販売規模とが反比例するような場合は、「どこがfairでreasonableなんだよ、おい!」と言いたくもなろうものである。

とはいえ、いわゆるFRANDの条件はfairとreasonableだけでなく、non-discriminatoryなわけで、先に締結しているその他のライセンシーが一律レートだったりすると、国ごとにレートを分けるのもdiscriminatoryじゃないのか、という議論に発展しかねず、受け入れが難しかったりする。

同じようなことは、PAEだけではなく、パテント・プール団体の管理する必須特許のポートフォリオについても言えるのだけれど、プール団体の場合には、さらに、国ごとにレートを分けて管理するというのは、管理コストの上昇を招くのでできるだけ避けたいという事情もあったりする。

どちらにとってもコストとリターンに直結するので、なかなか折り合いの難しい問題なのだった。(結論なし・・。すみません)