グループ内特許の一元管理について、弁護士からコメントをもらったりしている。そんなつもりは元々はなかったのだが、自己実施をしない親会社に権利を移転する場合の損害賠償額の問題とかを指摘して意見を述べたら、社内某所から
と言われてしまい。最近これに限らずオピニオン取ったの攻撃によくさらされる(爆)。外部意見が必要だと考えるラインが自分とかなり違うのかとは思うのだが、内心弁護士のオピニオン取ったの？
という気がしないでもない。私の専門性はどこへ？(泣)
ともあれ、グループ内特許の一元化については、そのコメントも踏まえて再度整理すると、３パターンが有る。
上記のどれも長短があり、決め手にかけるというのが実情のよう。(1)特許管理事務のみをHDなどの管理会社に委任（所有権は事業会社のまま）
(2)各事業会社の特許自体をHD等に譲渡して集中保有
(3)知財信託
(1)委任タイプ
＜長所＞
・各事業会社の発明のインセンティブを維持したまま、管理を統一的・戦略的に行うことができる
・権利の移転がないため、税務問題が発生しない
＜短所＞
・出願行為までまとめて管理会社でする場合、弁理士法違反の問題がある
※親会社の法務が子会社の面倒をみる場合の弁護士法７２条違反(非弁)問題と同旨ですな。
弁理士法の場合、出願代理等が専権になっているので、出願までやってしまうと、ということのよう。
だから外部事務所に代理させてしまえばその問題はないと思うが、これは手続する主体と発明者がいて権利を保有する主体が別になるので日常的な出願ルーチンとしてはダブル管理になり、かなり煩雑感がある(事務所側から経験がある・・・)
(2)譲渡タイプ
＜長所＞
・権利関係が明確であり、管理を統一的・戦略的に行うことができる。
・弁理士法違反の問題は発生しない。
＜短所＞
・完全に譲渡してしまうと、事業会社のインセンティブが損なわれる
・譲渡対価を適正に設定する必要があり、対価が巨額になったり、過少の場合税務問題を招来する可能性がある
・譲渡先が事業会社でない場合、損害賠償請求として、実施料相当額しか取れないとの議論がある
※共有の場合、持分割合に比例する
⇒HDの持分が50%であれば、50％は実施料相当額に限定される
※自己実施しない親会社は事業会社に独占的通常実施権を許諾する手もある？
大阪地裁の裁判例(PDF)
(3)信託タイプ
＜長所＞
・各事業会社の発明のインセンティブを維持したまま、管理を統一的・戦略的に行うことができる
・信託譲渡なので、税務問題は発生しない
＜短所＞
・手続が煩雑
・(2)で譲渡先が事業会社でない場合と同様の問題がある
・グループ内で利益相反が起こる場合がある
※長所が短所を上回らないという印象なのか、導入企業はごく少ないと思われる(ニッパツ、コクヨ等）
